國(guó)家《商標(biāo)法》第10條規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。在實(shí)踐中，由于外國(guó)地名往往賦予商標(biāo)一種異域風(fēng)情，為商標(biāo)增添特殊的、吸引消費(fèi)者的色彩，因此申請(qǐng)注冊(cè)含有外國(guó)地名商標(biāo)的情況不在少數(shù)，具體情況也較為復(fù)雜?！渡虡?biāo)法》在確立了地名條款的基礎(chǔ)原則的同時(shí)，也規(guī)定了三種例外情況，即原則上不得作為商標(biāo)的地名如果已經(jīng)作為商標(biāo)注冊(cè)的則繼續(xù)有效，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)或證明商標(biāo)組成部分則可作為商標(biāo)。
2008年11月，美國(guó)拉斯維加斯莎士公司以深圳威尼斯酒店的商標(biāo)注冊(cè)違反《商標(biāo)法》中關(guān)于縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名不得作為商標(biāo)的規(guī)定，且侵犯其在先權(quán)利，以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)為由，向國(guó)家商評(píng)委申請(qǐng)撤銷深圳威尼斯酒店的“威尼斯及圖”商標(biāo)。受深圳威尼斯酒店委托，精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理該案件，歷經(jīng)商評(píng)委裁定、北京市一中院一審、北京市高院終審和商評(píng)委重審，2011年12月8日，商評(píng)委裁定拉斯維加斯莎士公司提出的主張缺乏依據(jù)，爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。
案情經(jīng)過(guò)
2003年7月15日，深圳威尼斯酒店委托精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)向國(guó)家商標(biāo)局在第43類“住所(旅館.供膳寄宿處),備辦宴席,旅館預(yù)訂,咖啡館,雞尾酒會(huì)服務(wù),酒吧,餐廳,汽車旅館,旅游房屋出租,會(huì)議室出租”服務(wù)項(xiàng)目上申請(qǐng)注冊(cè)“威尼斯及圖”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)），并于2006年1月21日成功注冊(cè)，注冊(cè)號(hào)為3633468。
2008年11月，拉斯維加斯莎士公司（以下稱莎士公司）對(duì)威尼斯酒店所申請(qǐng)的商標(biāo)提出爭(zhēng)議，主張深圳威尼斯酒店的商標(biāo)注冊(cè)違反《商標(biāo)法》中關(guān)于縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名不得作為商標(biāo)的規(guī)定，且侵犯其在先商號(hào)權(quán)，以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)為由，要求國(guó)家商評(píng)委撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)。
爭(zhēng)議商標(biāo) 引證商標(biāo)
受深圳威尼斯酒店委托，精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理該案件，在該爭(zhēng)議裁定案件的答辯中，我所指出：
1.在威尼斯酒店開(kāi)業(yè)以及爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，莎士公司在拉斯維加斯和澳門(mén)的威尼斯人酒店知名度不高，其引證商標(biāo)的知名度更是有限，且深圳威尼斯酒店的成立時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于澳門(mén)威尼斯人酒店的開(kāi)業(yè)時(shí)間，莎士公司所指深圳威尼斯酒店以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)的主張并不成立；
2.莎士公司的引證商標(biāo)只在美國(guó)和澳門(mén)進(jìn)行了注冊(cè)，在我國(guó)大陸境內(nèi)并未獲準(zhǔn)注冊(cè)，莎士公司在我國(guó)大陸境內(nèi)對(duì)引證商標(biāo)并不享有專有權(quán)，爭(zhēng)議商標(biāo)的使用與注冊(cè)不侵犯莎士公司的合法權(quán)益；
3.莎士公司提出了“威尼斯是公眾知曉的外國(guó)地名，不應(yīng)核準(zhǔn)注冊(cè)”這種與自身申請(qǐng)注冊(cè)引證商標(biāo)行為背道而馳的理由，其排斥競(jìng)爭(zhēng)惡意爭(zhēng)議的意圖很明顯。
爭(zhēng)議裁定
2010年，國(guó)家商評(píng)委作出了商評(píng)字[2010]第09129號(hào)《關(guān)于第3633468號(hào)“威尼斯及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議裁定書(shū)》，支持了莎士公司的主張。深圳威尼斯酒店不服裁定，委托精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)向北京市第一中級(jí)人民法院起訴，北京市一中院于2011年5月23日作出了（2010）一中知行初字第2472號(hào)行政判決書(shū)，判決撤銷商評(píng)委的裁定。莎士公司不服一審判決提起上訴，北京市高級(jí)人民法院于2011年10月2日作出（2011）高行終字第1370號(hào)終審判決，維持一審判決。
依據(jù)《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》的規(guī)定，國(guó)家商評(píng)委另行組成合議組重新進(jìn)行了審理。商評(píng)委審理認(rèn)為：首先，莎士公司并非“威尼斯人”商號(hào)的權(quán)利人，其不能代替其關(guān)聯(lián)企業(yè)行使相關(guān)權(quán)利，莎士公司不具有以爭(zhēng)議商標(biāo)侵犯“威尼斯人”在先商號(hào)權(quán)為由撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)的主體資格；其次，爭(zhēng)議商標(biāo)由漢字“威尼斯”和帶翼的獅子圖形構(gòu)成。威尼斯雖為公眾知曉的外國(guó)地名，但爭(zhēng)議商標(biāo)因有圖形要素的加入，使之在整體上具有了顯著特征，而不再以地名為其主要含義，爭(zhēng)議商標(biāo)不屬于不得注冊(cè)的商標(biāo)。最后，國(guó)家商評(píng)委裁定，深圳威尼斯酒店委托精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)的“威尼斯及圖”商標(biāo)予以維持。