談商標(biāo)法第三十一條的理解及適用
--評(píng)析“合丹醫(yī)藥”商標(biāo)異議復(fù)審裁定案
案件回顧：
作為深圳市具有規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Φ谋就玲t(yī)藥物流企業(yè)，深圳市合丹醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱合丹醫(yī)藥公司）成立于1998年1月，主要從事連鎖藥店的藥品零售、藥品和醫(yī)療器械的物流配送等，下設(shè)7個(gè)中心、兩個(gè)子公司及80余家醫(yī)藥連鎖店，與內(nèi)地、港澳、東南亞及西歐等地區(qū)的1000多家廠商及公司建立了醫(yī)藥商品的購(gòu)銷及新特藥、醫(yī)療器械總代理的業(yè)務(wù)，對(duì)上萬(wàn)種醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)行物流配送，連續(xù)多年位居深圳市醫(yī)藥配送行業(yè)第二名，全省排名第七。
2008年精英發(fā)現(xiàn)深圳市林順實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱林順實(shí)業(yè)）在35類上申請(qǐng)注冊(cè)第4575268號(hào)“合丹醫(yī)藥”商標(biāo)（以下稱被異議商標(biāo)），于2008年7月6日獲得初審公告。針對(duì)此情況，合丹醫(yī)藥公司馬上委托精英對(duì)該商標(biāo)提出了異議。在異議案件中，2010年商標(biāo)局裁定我方所提異議理由不成立，被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。隨后，我方于2011年2月9日向商評(píng)委提出了異議復(fù)審申請(qǐng)。
我方提供的證據(jù)可充分證明，合丹醫(yī)藥公司在先使用“合丹醫(yī)藥”商號(hào)及商標(biāo)并具有一定的影響力，“合丹醫(yī)藥”文字在藥店零售連鎖相關(guān)活動(dòng)中已與合丹醫(yī)藥公司形成對(duì)應(yīng)的關(guān)系，尤其是在深圳具有一定的知名度。深圳市林順實(shí)業(yè)有限公司與合丹醫(yī)藥公司同處于深圳，應(yīng)該知道合丹醫(yī)藥公司商號(hào)及商標(biāo)的在先知名度，被異議商標(biāo)指定使用在廣告、商業(yè)研究、推銷（替他人）等服務(wù)損害了合丹醫(yī)藥公司的在先商號(hào)權(quán)，容易導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，深圳市林順實(shí)業(yè)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)構(gòu)成了不正當(dāng)手段搶注已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)行為。
另外，據(jù)我方查詢得知，深圳市林順實(shí)業(yè)有限公司還同時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)相同或相近行業(yè)的六個(gè)在深圳乃至全國(guó)均有較高知名度的商標(biāo)，包括第4575267號(hào)“中南藥業(yè)”、第4817595號(hào)“兆豐瑞”、第4575151號(hào)“金盛保險(xiǎn)”、第4575252號(hào)“北通五六”商標(biāo)等，深圳市林順實(shí)業(yè)有限公司的以上行為是一種明顯的有預(yù)謀的惡意搶注行為。
綜合我方提供的充分的證據(jù)材料和論證，2012年7月11日，國(guó)家商評(píng)委作出第4575268號(hào)“合丹醫(yī)藥”（即被異議商標(biāo)）異議復(fù)審裁定書(shū)，裁定該商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
案件點(diǎn)評(píng)：精英知識(shí)產(chǎn)權(quán) 李曉蘭副總經(jīng)理 首席知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問(wèn)
現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法確立了注冊(cè)保護(hù)原則與申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t作為商標(biāo)確權(quán)的基本原則，本條款旨在對(duì)商標(biāo)確權(quán)中對(duì)申請(qǐng)?jiān)谙燃白?cè)保護(hù)給予一定的限制，禁止搶注，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人的利益平衡。由于本條款規(guī)定得過(guò)于原則，相關(guān)的解釋及規(guī)則少，因此正確理解有適用本條款尤為重要，過(guò)窄，導(dǎo)成商標(biāo)權(quán)與其它權(quán)利造成沖突，將其它權(quán)利排除在法律的保護(hù)之外，導(dǎo)致?lián)屪⑿袨榉簽E；過(guò)寬，又造成對(duì)現(xiàn)有商標(biāo)法確立的申請(qǐng)?jiān)谙燃白?cè)保護(hù)的原則造成沖擊。
通過(guò)本案我們對(duì)第三十一條的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)：
一、申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利
從實(shí)踐中看，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)可能損害的其他在先權(quán)利主要有二種類型：人身權(quán)(包括肖像權(quán)、姓名權(quán))；商標(biāo)權(quán)之外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括著作權(quán)、專利權(quán)、商號(hào)權(quán)等)。本案中造成損害的是深圳市合丹醫(yī)藥有限公司“合丹醫(yī)藥”的商號(hào)權(quán)；企業(yè)名稱實(shí)行的是分級(jí)及分行業(yè)登記管理體制。不同企業(yè)在相同的區(qū)域在不同的行業(yè)使用相同商號(hào), 或不同企業(yè)在不同的區(qū)域在相同的行業(yè)使用相同的商號(hào)的情況是允許的。而且，企業(yè)名稱與商標(biāo)雖然同屬商業(yè)標(biāo)志，但它們受不同的法律法規(guī)調(diào)整，在功能上也存在區(qū)別。因此，不能一概認(rèn)為企業(yè)名稱登記在先就可以禁止他人使用其名稱中的商號(hào)作為商標(biāo)登記注冊(cè)。認(rèn)定申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)損害他人商號(hào)權(quán)應(yīng)考慮以下要件：
第一，商號(hào)的獲得應(yīng)早于商標(biāo)申請(qǐng)日前；
第二，在先商號(hào)應(yīng)具有一定的知名度；
第三，在后商標(biāo)的注冊(cè)與使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號(hào)權(quán)人的利益可能受到損害。而是否造成混淆，需考慮如下兩個(gè)因素：首先，是商號(hào)具的獨(dú)創(chuàng)性。商號(hào)所含文字如不具足夠的獨(dú)創(chuàng)性，普通消費(fèi)者不容易將該詞與具體的企業(yè)建立固定的聯(lián)系，也不會(huì)對(duì)商標(biāo)與企業(yè)的關(guān)系發(fā)生混淆。其次，商標(biāo)的使用商品與在先企業(yè)商號(hào)權(quán)人的主要產(chǎn)品相同或類似。
本案中，深圳市林順實(shí)業(yè)公司將“合丹醫(yī)藥”作為商標(biāo)搶先注冊(cè)在35類銷售服務(wù)類上。根據(jù)深圳市合丹醫(yī)藥有限公司提交的證據(jù)證明，合丹醫(yī)藥公司于1998年獲得批準(zhǔn)成立，并至少在1999年4月開(kāi)始在深圳開(kāi)設(shè)連鎖藥店，至被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前在深圳共有33家以“合丹醫(yī)藥”為名稱的連鎖藥店，并通過(guò)十多年的使用，獲得了一系列的榮譽(yù)。被異議商標(biāo)指定的服務(wù)項(xiàng)目就包含商業(yè)研究，推銷（替他人），廣告上容易引起消費(fèi)者將相關(guān)服務(wù)與合丹醫(yī)藥公司混淆，誤認(rèn)為其所提供的服務(wù)與合丹醫(yī)藥公司有關(guān)。因此，從上述三個(gè)構(gòu)成要件，可以認(rèn)定林順公司在35類上注冊(cè)“合丹醫(yī)藥”商標(biāo)損害合丹醫(yī)藥公司的在先商號(hào)權(quán)，不應(yīng)獲得注冊(cè)。
二、以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人使用在先并有一定影響的商標(biāo)
是否構(gòu)成上述情形，應(yīng)該考慮是否存在下面幾個(gè)方面的構(gòu)成要件：第一，在先商標(biāo)應(yīng)該是已經(jīng)在中國(guó)使用并有一定影響力；第二，商標(biāo)申請(qǐng)人的注冊(cè)行為具有不正當(dāng)性；第三，爭(zhēng)議商標(biāo)與在先商標(biāo)的范圍相同或類似。
第一、在先商標(biāo)應(yīng)該是已經(jīng)在中國(guó)使用并有一定影響力
《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十八條第二款規(guī)定：“在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認(rèn)定其有一定影響。”一般情況下，如該商標(biāo)的使用并沒(méi)有在我國(guó)境內(nèi)，一般無(wú)法證明被一定的人群所知曉，根據(jù)商標(biāo)保護(hù)的地域性原則，對(duì)不在中國(guó)境內(nèi)商標(biāo)的使用證據(jù)，很難獲得已具有一定影響力的支持。一定影響力可以參考如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行證明：A、在先使用商標(biāo)持續(xù)使用的時(shí)間；B、知曉該商標(biāo)的相關(guān)消費(fèi)者所處地域范圍的大?。?span lang="EN-US">C、消費(fèi)者，同行者，產(chǎn)業(yè)上下游從業(yè)者的認(rèn)知程度；D、在先使用人對(duì)該商標(biāo)的宣傳力度等。
第二、商標(biāo)申請(qǐng)人的注冊(cè)行為具有不正當(dāng)性
所謂不正當(dāng)手段，主要是指以違反誠(chéng)實(shí)信用原則的方式申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，也即申請(qǐng)人存在竊取他人對(duì)在先商標(biāo)使用過(guò)程中所賦予在先商標(biāo)的美好商譽(yù)的主觀惡意。一般表現(xiàn)為： 1、申請(qǐng)人明知或應(yīng)知他人在先使用的商標(biāo)。例如，申請(qǐng)人與他人曾經(jīng)就標(biāo)注該他人在先使用商標(biāo)的產(chǎn)品存在經(jīng)銷關(guān)系或者其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系；雙方為同一地區(qū)的同行業(yè)企業(yè)，且他人在先使用商標(biāo)已在當(dāng)?shù)鼐哂杏绊?，等等?span lang="EN-US"> 2、爭(zhēng)議商標(biāo)是對(duì)他人在先使用商標(biāo)的抄襲、模仿。例如，他人在先使用商標(biāo)具有較為獨(dú)特的創(chuàng)意，而在先商標(biāo)與該商標(biāo)在構(gòu)成要素與視覺(jué)效果上都極為近似。
第三、爭(zhēng)議商標(biāo)與在先商標(biāo)的范圍相同或類似
如果爭(zhēng)議商標(biāo)的使用商品與他人在先使用商標(biāo)的使用商品不相同且不類似，則爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)與使用不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，從而致使在先商標(biāo)權(quán)人的利益可能受到損害，就不存在禁止注冊(cè)的必要性。范圍的相同或類似可以主要參照國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局編制的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》或根據(jù)商品或服務(wù)功能，用途，所用，銷售渠道，消費(fèi)對(duì)象對(duì)區(qū)分表進(jìn)行突破。
本案中，深圳市合丹醫(yī)藥有限公司提交的證據(jù)證明，異議人于1998年獲得批準(zhǔn)成立， 并至少在1999年4月開(kāi)始在深圳開(kāi)設(shè)連鎖藥店，至被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前在深圳共有33家以“合丹醫(yī)藥”為名稱的連鎖藥店，合丹醫(yī)藥公司提供了大量的證據(jù)證明其對(duì)“合丹醫(yī)藥”進(jìn)行了廣泛大量的宣傳，經(jīng)過(guò)十多年的使用，獲得了大量的榮譽(yù)，在全國(guó)連鎖藥店中名列前茅，符合在先使用并有一定知名度的要件；爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)人林順實(shí)業(yè)公司地處深圳，且在2005年?duì)幾h商標(biāo)申請(qǐng)人向異議人發(fā)出律師信，主要內(nèi)容為提出轉(zhuǎn)讓意向，否則禁止異議人使用爭(zhēng)議商標(biāo)，同時(shí)，申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)信息顯示，爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人同時(shí)搶注了六個(gè)在深圳乃至全國(guó)均有較高知名度的商標(biāo)，包括第4575267號(hào)“中南藥業(yè)”、第4817595號(hào)“兆豐瑞”、第4575151號(hào)“金盛保險(xiǎn)”、第4575252號(hào)“北通五六”商標(biāo)等，深圳林順公司的上述行為是一種明顯的有預(yù)謀的惡意搶注行為，符合申請(qǐng)人申請(qǐng)行為的不正當(dāng)性；再次被異議商標(biāo)指定的服務(wù)項(xiàng)目就包含商業(yè)研究，推銷（替他人），廣告，與異議人提供的藥品銷售服務(wù)容易引起消費(fèi)者的誤認(rèn)與混淆。因此，從上述三個(gè)構(gòu)成要件，可以認(rèn)定林順公司在35類上注冊(cè)“合丹醫(yī)藥”商標(biāo)構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人使用在先并有一定影響的商標(biāo)，不應(yīng)獲得注冊(cè)。
合丹醫(yī)藥公司在“合丹醫(yī)藥”案件中，從啟動(dòng)異議至異議復(fù)審成功，歷時(shí)六年，從異議失敗至異議復(fù)審成功，失而復(fù)得。本案體現(xiàn)商評(píng)委對(duì)商標(biāo)法第三十一條的理解與適用與新法所體現(xiàn)的誠(chéng)實(shí)信用原則，優(yōu)先使用原則相符，充分維護(hù)了在先權(quán)利人的合法權(quán)益。